关于商标商业外观的淡化保护（2）

　　本案表明,在纽约州法之下,对商业外观也可实施淡化保护.但是这种保护受到联邦的专利法的限制.然而,如何受到联邦专利法的限制是一个模糊的概念,是否申请了外观设计专利就不能再要求州淡化法的保护?如果外观设计被驳回,是否又可以重新考虑州淡化保护的可能性?还有,如果同样是联邦一级的商标淡化法与联邦一级的专利法,两者之间是否也存在优先适用问题?
　　在１９９８年的I．P．Lund案中,第一巡回法庭面临这一问题.与Escada案不同,此时FTDA已经生效.
　　该案原告基于其产品水龙头的外观设计受到商标侵权和商标淡化提起诉讼.地方法庭支持了原告的淡化诉讼,但认为不存在商标侵权.原、被告均提起上诉.原告认为地方法庭不支持商标侵权的判决是错误的,而被告则认为地方法庭判定存在淡化是错误的.
　　上诉法庭认为本案涉及复杂事由,尤其是,被告提出了违宪性问题,认为利用FTDA反对外观类似的竞争性产品,实质是赋予了产品外观以永久的垄断权,这是专利条款（指美国宪法第８条）所禁止的.首先,上诉法庭认为要解决的几个问题有:商业外观的非功能性的证明责任问题,法庭认为尽管各个法庭的做法不一,但上诉法庭认为应该由寻求保护一方来承担(对于商业外观,尤其是产品形状的显著性的判断,各联邦巡回法院采用的认定标准并不一致.多数联邦巡回法院倾向于适用CCPA在Seabrook Foods Inc．v．Bar Well Foods Ltd．案中确立的判定产品外形商业外观是否具有内在显著性的因素,这些因素包括:产品的外观设计是否是"普通的"形状或设计;该外观设计是否是"在特定领域中独特的或不寻常的";该外观设计是否仅仅是对特定类别的商品的装饰的普遍接受或众所周知的形式的改进（refinement）;该外观设计是否能产生区别于其上所附文字的商业印象.参阅Seabrook Foods Inc．v．Bar‐Well Foods Ltd．５６８F．２d１３４２（CCPA,１９７７）．);就产品设计的显著性问题,法庭认为尽管传统的Abercrombie分类有参考价值,但没有必要僵化地适用在商业外观上,法庭支持Seabrook Foods标准.
　　其次,上诉法庭概括了争端的来由,阐明了商标与商业外观保护的目的,认为传统的商标法之下是防止消费者的混淆,但是在淡化法之下更多的是保护商标权人.再次,上诉法庭进入了实质分析阶段,认为无论是在商标侵权诉讼还是在淡化诉讼过程中,都有一些共同的前提条件,这些前提条件是:商业中的使用、非功能性以及显著性,当然,淡化的前提条件还有在先商标的驰名性.关于非功能性,法庭认为这一原则具有重大的经济上与法律上的意义."'非功能性'原则防止了通过保护商家声誉而促进竞争的商标法,反而允许生产者控制产品的有用的特征而压制合法竞争."因此,功能性特征应该排除在商标保护之外.而且法庭认为原告证明非功能性具有合理性,非功能性之所以必须考察,是因为非功能性与显著性问题之间有紧密联系:"如果一个特征是具有功能性的,可能所有相关的产品上都有同样的功能性特征,这样的一个特征不大可能引发购买者认为其是独特的且和某一特定商家联系在一起的反应."
　　关于显著性,地方法庭认定原告的商业外观不具有固有显著性,而且使用的是Knitwaves案确立的标准,上诉法庭认为这与SeabrookFoods标准一致.上诉法庭认为这个判断整体上没有问题,但是地方法庭分析过程中的一个方面,即原告的使用意图,可能与商业外观的显著性的判断毫不相关.至于获得显著性方面,上诉法庭认为地方法庭的判定存在错误:第一,地方法庭没有分析外观设计的功能性问题,而这与显著性是有关联的.第二,地方法庭已经发现市场上众多的水龙头样式不一,而抄袭通常意味着有助于认定商业外观具有获得显著性.第三,对于商业外观是否获得第二含义的证据不够充分,一般的证据包括消费者调查与专家证言,而地方法庭已经判定,消费者调查不可靠,而双方的专家证言彼此矛盾.第四,原告的产品在美国多家销售,但宣传广告都没有提及来自原告.这与同样的产品使用诸多商标类似,而这不利于证明该商业外观获得了第二含义.

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